Après de nombreuses années de réflexion et de discussion, le « paquet marque » a finalement été adopté par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne. Ainsi, la Directive n° 2015/2436[1] a été adoptée le 16 décembre 2015 et entrera en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 15 janvier 2019[2]. Par ailleurs, le Règlement n° 2015/2424[3] a été adopté le 16 décembre 2015 et est entré en vigueur le 23 mars dernier.
Au-delà de modifications purement terminologiques (la marque communautaire devient la marque de l’Union Européenne[4], l’Office de l’Harmonisation dans le marché Intérieur – OHMI – devenant, quant à lui, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle – OUEPI), ces deux nouveaux textes apportent plusieurs changements au droit des marques dont certains méritent que l’on s’y attarde quelques instants.
Focus sur dix changements importants et leurs incidences pour tous les titulaires de marques par Maîtres Emmanuel Gougé et Léonore Isnard, avocats Pinsent Masons.
1. Suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque[5]
Voici certainement le plus grand bouleversement apporté au droit des marques par les nouveaux textes. En effet, dans une volonté de modernisation du droit des marques et d’adaptation aux nouvelles technologies, il est mis fin à la sacro-sainte exigence de représentation graphique comme condition de validité lors du dépôt d’une marque.
Dorénavant, la marque se définit comme le signe (ce terme recoupant des notions aussi variées que nom, dessin, forme, son…) susceptible « d’être représenté dans le registre des marques de l’Union Européenne […] d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires ». A n’en pas douter une telle modification va permettre l’émergence de marques non-traditionnelles telles que les marques sonores, en mouvement et pourquoi pas de marques olfactives ou gustatives.
On constatera, également, que l’exigence de clarté et de précision, chère à la Cour de Justice de l’Union Européenne, est ici, fort heureusement, maintenue (« […] d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet […]). Le signe enregistré à titre de marque doit permettre tant aux autorités compétentes qu’au public de déterminer l’objet de la protection revendiquée.
Il revient désormais à l’OUEPI, compte tenu de l’avancée constante des nouvelles technologies, de déterminer, les modes de représentation qui seront admis. L’avenir dira dans quelle mesure cette nouvelle disposition permettra aux déposants de se montrer créatifs.
2. Extension des motifs absolus de refus[6]
Dorénavant, sont refusés à l’enregistrement, les marques constituées exclusivement par la forme ou une autre caractéristique (i) imposée par la nature même du produit, (ii) du produit qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et (iii) qui donne une valeur substantielle au produit.
Tenant compte du développement des marques non-traditionnelles, cette disposition a été introduite afin d’étendre les motifs absolus de refus déjà applicables aux marques de forme (autrement appelées marques tridimensionnelles).
3. Clarification et renforcement de la protection des marques de renommée[7]
La protection spéciale des marques de renommée est clarifiée. Dorénavant, la protection des marques de renommée vise expressément les situations où les produits et services sont identiques et plus seulement les situations où les produits et services sont similaires. Dans la pratique, cette clarification n’a que peu de conséquences puisque, suite à l’arrêt Adidas[8] de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les marques de renommée sont déjà protégées aussi bien en cas d’identité que de similitude des produits et services.
La protection spéciale des marques de renommée est renforcée. En effet, ce qui se présentait comme une disposition facultative sous l’empire de la Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 devient désormais une disposition obligatoire pour les Etats Membres.
4. Renforcement des moyens de lutte contre les marchandises contrefaisantes en transit[9]
Prenant le contrepied de l’arrêt (fortement critiqué) Philips et Nokia de la Cour de Justice de l’Union Européenne[10], les nouveaux textes viennent renforcer les moyens de lutte contre les marchandises contrefaisantes en transit en prévoyant la possibilité pour le titulaire de la marque de stopper de telles marchandises.
Cette possibilité prend cependant fin si le propriétaire desdites marchandises en transit démontre que « le titulaire de la marque de l’Union Européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale ».
5. Interdiction des actes préparatoires[11]
Voici une nouveauté bienvenue. Le titulaire d’une marque a dorénavant la possibilité d’interdire les actes préparatoires « lorsqu’il existe un risque qu’il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d’une marque de l’Union européenne […] ».
6. Prise en compte de l’usage sous une forme modifiée de la marque dans l’appréciation de la déchéance[12]
Cette nouvelle disposition illustre parfaitement le travail de prise en compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les évolutions apportées.
On se souvient, en effet, de l’arrêt Rintisch[13] dont s’inspire le nouveau texte selon lequel constitue un usage permettant d’échapper à la déchéance, l’usage de la marque « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire »[14].
7. Modification des taxes de dépôt[15]
Le Règlement met fin au dépôt de base en trois classes pour un coût unique qui avait pour effet d’inciter les déposants de marques à couvrir trois classes de produits ou services alors qu’une seule classe pouvait suffire ce qui a entrainé un encombrement certain des registres. Dorénavant, le dépôt d’une marque est mono-classe et les taxes sont les suivantes :
– dépôt dans la 1ère classe : 850 Euros ;
– dépôt dans la 2ème classe : 50 Euros ;
– dépôt dans la 3ème classe : 150 Euros ;
soit un total de 1.050 Euros pour une marque de l’Union Européenne en trois classes contre 900 Euros sous l’ancien système.
8. Clarté et précision relatives à l’identification des produits et services visés[16]
Les nouveaux textes intègrent les enseignements de l’arrêt IP TRANSLATOR[17] de la Cour de Justice de l’Union Européenne selon lequel :
– les produits et services visés doivent être identifiés « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer sur cette seule base l’étendue de la protection demandée », en ce y compris pour les termes des intitulés des classes de la classification de Nice ;
– il est possible d’utiliser des termes généraux (en ce, y compris les termes généraux des intitulés de classes) mais l’utilisation de ces termes ne pourra jamais être interprétée comme couvrant des produits ou services ne pouvant être compris comme relevant dudit intitulé ;
– les produits et services ne sont pas considérés comme similaires sous prétexte qu’ils appartiennent à une même classe. A contrario, des produits et services ne sont pas considérés comme différents sous prétexte qu’ils appartiennent à des classes différentes.
Par ailleurs, l’article 28 du Règlement n° 2015/2424 organise une période transitoire de six mois (allant ainsi jusqu’au 24 septembre 2016) durant laquelle les titulaires de marques déposées avant le 22 juin 2012 pour l’intitulé entier d’une classe peuvent déclarer que leur intention « à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou de services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe ». Dans ce cas, les produits et services désignés doivent impérativement figurer sur la liste alphabétique de la classe de la classification de Nice dans sa version en vigueur à la date du dépôt.
9. Elargissement de la procédure d’opposition[18]
Il est désormais possible de former une opposition sur la base de plusieurs marques sous réserve, bien évidemment, qu’elles appartiennent toutes au même titulaire.
Par ailleurs, il est désormais possible d’invoquer :
– l’atteinte à la renommée de la marque fondant la demande d’opposition[19] ;
– une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique[20] au soutien d’une demande d’opposition.
10. Introduction d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité[21]
Voici un changement qui en irrite certains et en réjouit d’autres. Dorénavant, les Offices nationaux doivent mettre en place une procédure administrative « efficace et rapide » permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque.
Un délai de sept ans (jusqu’au 14 janvier 2023) est accordé aux États Membres pour transposer cette disposition[22].
Par Emmanuel Gougé et Léonore Isnard, avocats Pinsent Masons
[1] modifiant la Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008.
[2] Art. 56 de la Directive n° 2015/2436.
[3] modifiant le Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
[4] Art. 1 du Règlement n° 2015/2424.
[5] Art. 4 b) du Règlement n° 2015/2424 et art. 3 de la Directive n° 2015/2436.
[6] Art. 7 e) du Règlement n° 2015/2424 et art. 4 e) de la Directive n° 2015/2436.
[7] Art. 8.5 du Règlement n° 2015/2424 et art. 5.3 de la Directive n° 2015/2436.
[8] CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, § 15.
[9] Art. 9.4 du Règlement n° 2015/2424 et art. 10.4 de la Directive n° 2015/2436.
[10] CJEU, 1er décembre 2011, C-446/09.
[11] Art. 9 bis du Règlement n° 2015/2424 et art. 11 de la Directive n° 2015/2436.
[12] Art. 15.1 du Règlement n° 2015/2424 et art. 16.5 de la Directive n° 2015/2436.
[13] CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, § 18 à 30.
[14] Art. 15.1 du Règlement n° 2015/2424.
[15] Art. 25 du Règlement n° 2015/2424.
[16] Art. 28 du Règlement n° 2015/2424 et art. 39 de la Directive n° 2015/2436.
[17] CJUE, 19 juin 2012, C-307/10.
[18] Art. 43 de la Directive n° 2015/2436.
[19] Voir également en ce sens, art. 8.5 du Règlement n° 2015/2424 et art. 5.3 a) de la Directive n° 2015/2436.
[20] Voir également en ce sens, art. 8.4 i) du Règlement n° 2015/2424 et art. 5.3 c) de la Directive n° 2015/2436.
[21] Art. 45 de la Directive n° 2015/2436.
[22] Art. 54 de la Directive n° 2015/2436.
