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Choix du propriétaire de la marque et constitution de réseau de franchise

Le but de cet article n'est pas de conclure qu'il est mieux ou moins bien que la marque appartienne à la société tête de réseau ou au créateur du réseau personne physique. Chaque situation présente ses avantages et inconvénients et il est important de connaître les conséquences potentielles de chaque choix. Ce qui suit concerne uniquement la propriété industrielle et devrait être complété par l'approche d'un expert comptable sur les questions fiscales.

Le droit de la propriété industrielle prévoit une liberté de dépôt de la marque soit par une personne physique soit par une société. La prise en compte du choix du profil du déposant ne dépend pas de raisons objectives mais plutôt de l'analyse des conséquences de tel ou tel choix et l'adaptation dudit choix à la situation du client.

Analyse chronologique du dépôt de marque

Analyse chronologique du dépôt de marque : si le créateur veut déposer comme marque un nom « x » qui se trouve déjà être le nom de la société qu'il a crée, le dépôt de marque sera constitutif d'abus de biens sociaux. Il faut donc comme préalable absolu que le dépôt de marque au nom du créateur soit préexistant à la constitution de la société.
Ce dépôt de marque vient enrichir le patrimoine personnel du déposant, il faut donc que celui-ci s'acquitte des coûts constitutifs du droit sur ses deniers personnels. Tel n'est, bien entendu, pas le cas lorsque le dépôt est payé directement par l'entreprise (risque majeur d'abus de biens sociaux) mais aussi lorsque le créateur conclut un accord de licence avec la société tête de réseau aux termes duquel la première annuité couvre exactement le coût du dépôt.
Le risque est encore le qualificatif d'abus de biens sociaux mais aussi que la société tête de réseau puisse revendiquer la propriété de la marque déposée par le créateur au motif qu'elle a contribué directement à la création du droit (ce risque existe souvent lorsqu'un tiers entre au capital de la société tête de réseau).

Avantages et risques

Si le droit déposé par la personne physique entre dans le patrimoine du créateur, si celui-ci espère à terme empocher une plus value que se passe-t-il dans l'immédiat ? Le dépôt de marque est effectué aux risque et périls du déposant et celui donne ipso facto à la tête de réseau (et donc celle-ci aux franchisés) une garantie de paisible jouissance du droit ainsi concédé.

En clair, si un tiers attaque le dépôt de marque, le créateur en sera responsable sur son patrimoine propre… Ceci explique dès lors qu'un montant de royalties supérieur à 5% n'est pas forcément excessif au regard des risques encourus !

Il est à noter que le risque financier encouru est bien supérieur lorsque l'on est présence d'une marque protégée à l'international puisque les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie perdante (cas de la marque communautaire) et le risque potentiel se trouve multiplié par le nombre de pays.
La situation de la titularité de la marque se complique bien sûr si le créateur vient à décéder car, alors, la marque passe dans le patrimoine de ses ayants droit, ceux-ci pouvant ne pas être d'accord sur les conditions d'exploitation de la marque (par exemple, un héritier étant favorable à un réseau de magasin de détail spécialisé et l'autre préférant un réseau de vente en commerces de proximité de grande surface ou encore si l'un des héritiers souhaite exploiter lui-même faisant une concurrence au réseau).
Il est alors dans l'intérêt de la tête de réseau d'anticiper ce type de situation en demandant la rédaction d'un accord de co-propriété entre héritiers, voire de mettre en place un contrat de licence exclusive par lequel les propriétaires de la marque s'interdisent de donner la licence à des tiers mais aussi d'exploiter eux-mêmes.
Enfin, la marque peut aussi être affectée par des choix de vie personnelle.
En effet, imaginons le cas d'une marque protégée à l'internationale par le biais de l'Arrangement de Madrid, ce dépôt effectué au nom du créateur personne physique, celui-ci place la marque dans une société de famille puis le créateur décide localiser la société dans un pays à fiscalité avantageuse par exemple une île quelconque (Jersey, Guernesey, Iles Vierges, etc.) ou un pays non membre de la Convention de Madrid (pays du Golfe par exemple). Quelle conséquence ?
La particularité de cette Convention de Madrid réside dans le fait qu'elle réserve son bénéfice aux sociétés qui ont un siège social dans un pays membre de la Convention ou ayant au minimum un établissement effectif et sérieux. Le fait de placer la société détentrice de la marque internationale (Arrangement de Madrid) dans un pays non membre de cet accord aboutit immédiatement à la nullité de la marque…
Il est donc souhaitable de poser la question de la stratégie fiscale du créateur avant qu'il ne s'engage dans la voie du dépôt en son nom propre.

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